大连2022年4·26世界知识产权日知识产权保护宣讲系列二

“美国知识产权保护之商标申请常用知识解读”

  新老朋友们，大家好！又到了一年一度的4·26世界知识产权日，为响应国家知识产权强国战略，大连辽宁新商政国际商标专利事务所特借此机会开展知识产权保护宣讲系列活动，旨在与大家一起互相学习，互相提高知识产权保护的认知和意识，努力提升我国关于知识产权保护的社会基础和氛围，为我国的知识产权强国建设尽绵薄之力。

  本篇为《大连2022年4·26世界知识产权日知识产权保护宣讲系列二》，从本篇起我将为大家介绍国际知识产权基础知识，以企业用到最多的商标知识产权类型为主，着重解读大家比较关心的用到最多的基础权利的获取相关内容。

  今天我就为大家讲解美国注册商标权利的获取途径，以及相关基础知识和注意事项。

  美国现行商标法规主要基于1946年7月5日生效的《商标法》（又称《兰哈姆法案》）。由美国专利商标局统一负责管理商标事务，官方语言为英语。商标专用权需要通过使用取得。商标注册不是强制性的，但是为了更好地保护商标或在权利对抗时减少不必要的麻烦，则需要依法对商标进行登记注册。美国商标注册采用的是“使用在先”原则，即商标权利的确立是以谁先使用为标准，这与我国采用的“注册在先”原则完全不同。

  美国是《TRIPS协定》、《日内瓦公约》、《巴黎公约》、《尼斯协定》、《建立世界知识产权组织公约》等国际知识产权条约的缔约国；美国是《马德里议定书》的成员国，商标注册可通过巴黎公约“单一国家注册”或马德里协议“基础国+指定国”注册的方式办理。

  目前，美国专利商标局接受尼斯分类的商品或服务项目名称，但是在执行的时候，往往要求申请人对其注册保护的商品/服务名称进行进一步的细化说明。美国商标注册施行一表多类的申请。在美国，可作为商标注册的要素有：文字、字母、数字、图形、颜色组合、立体形状、声音等。

  在美国没有住所或主要营业场所的自然人或法人，必须委托该国专门的代理人办理。商标注册申请所需的基本材料为：

  1. 商标图样；

  2. 类别及具体商品/服务名称；

  3. 申请人名义及地址；

  4. 申请基础（意向使用、实际使用或国内注册），若为意向使用，在提交商标申请后，获取商标注册证前需提交在美国的使用证据；若为实际使用，在提交商标申请的同时，需说明在美国首次使用的时间并提交在美国使用该商标的使用证据；若以国内注册为基础提交美国商标注册申请，需提交国内商标受理通知书或注册证复印件；

  5. 若声明优先权的，需要提供优先权证明文件。

  申请注册美国商标的主要流程为：申请→审查（绝对理由、相对理由）→公告（30日异议期）→核准发证。以上流程一切顺利的情况下全部走完大约需要12-14个月左右的时间。

  需要注意的是，自2017年3月21日起，美国专利商标局将对使用声明进行严格审查的永久程序，若申请人一次性申请注册的商标类别太多；又或是一次性注册的商品/服务项目名称太多，而在提交使用证据时又提供较少的商品/服务种类，则有可能引起审查员的注意（约10%），并要求提供额外商品/服务上使用证据的内容。如果申请人无法提供全部的商品/服务项目的使用证据，则美国专利商标局将会删除申请人未能提供部分的商品/服务项目；如果申请人不答复美国专利商标局的上述通知函，则美国专利商标局将会撤销申请人的该份商标注册申请。

  因此，建议申请人在申请注册美国商标时优先考虑具有实际使用、保护意义的商品/服务类别及项目，不要盲目增加保护类别和商品/服务项目数量。

  关于美国商标的维护，美国商标注册成功后有效期是十年，自核准注册之日开始计算，在商标到期前12月内可以办理商标注册延展申请，到期未延展的将会给予6个月的宽限期，在宽限期内办理的延展申请依然会被接受，但是会增加宽限期费用，延展成功后的商标有效期将继续延长十年。

  美国商标注册后，在有效期内通常可能会遇到如下的权利挑战并被撤销：

  1. 违反《商标法》有关注册商标的规定；

  2. 注册是以欺诈的手段获得；

  3. 注册商标成为指定的商品或服务的通用名称；

  4. 注册人使用注册商标时，或在他人经注册人允许使用商标时，虚假地表示了该注册商标使用或与其相关的产品或服务的来源；

  5. 无正当理由，商标注册后连续3年未在美国实际使用。

  上述第5条是我国申请人遇到较多的一种情况，申请人通常可以向美国专利商标局提供以下证据来应对：（1）.发票；（2）.营业额证据；（3）.标签；（4）.产品目录；（5）.包装、装潢；（6）.报价单；（7）.广告；（8）.市场调查结果；（9）.持续维护的网站；（10）.书面声明；（11）.基于互联网的使用；（12）.展会照片、参展资料；（13）.进行过维权行为的证据。

  特别规定，美国商标注册成功后，第5-6年以及第9-10年期间申请人要主动向美国专利商标局提交一次使用证据和声明，否则美国专利商标局将会行使主动撤销权撤销该商标的注册。

  以上就是本次宣讲分享给大家的内容，希望能对您的事业有所帮助，同时也预祝本次的4·26世界知识产权日系列宣讲活动的举办圆满成功。（作者：辽宁新商政国际商标专利事务所大连商标注册丨大连版权登记专业机构）